Gierszewski Wojciech, Przeszkoda opisowości w praktyce udzielenia praw na znaki towarowe

Niniejsza publikacja podejmuje tematykę opisowości oznaczenia jako przeszkody uzyskania prawa do znaku towarowego. Rozważania w niej podjęte dotyczą zarówno krajowych, jak i unijnych znaków towarowych. Z uwagi na zasadniczą zbieżność zharmonizowanej regulacji krajowej z unijną możliwe było przeprowadzenie wspólnej analizy dla obu kategorii znaków towarowych, zaś naturalne odrębności pomiędzy nimi zostały wyraźnie zasygnalizowane.

Tematyka opisowości jako przeszkody uzyskania prawa do znaku towarowego ma ogromne znaczenie dla praktyki stosowania znaków towarowych. Opisowość jest najczęściej podnoszoną przeszkodą ze strony urzędu rejestrującego (UPRP, EUIPO) w postępowaniu o udzielenie prawa do znaku towarowego. Jest również częstą podstawą wniosków o unieważnienie uzyskanego prawa. Pojawia się też często jako zarzut wobec zarejestrowanego znaku towarowego, podnoszony przez pozwanego w procesie o naruszenie prawa do tegoż znaku.

„Opisowość” oznaczenia jest przeszkodą w uzyskaniu prawa do znaku towarowego, której celem jest zapewnienie przedsiębiorcom swobody komunikacyjnej w posługiwaniu się pojęciami dotyczącymi cech i właściwości towarów czy usług. Opisowość co do zasady dotyczyć może każdego rodzaju oznaczenia, a więc nie tylko słownego, słowno-graficznego czy graficznego, choć problematyczne może okazać się określenie, w czym przejawia się opisowość oznaczeń innych niż podstawowe. Przeprowadzona analiza kryteriów oceny opisowości wskazuje, że oprócz ogólnych, wspólnych dla wszystkich oznaczeń, istnieje szereg kryteriów szczegółowych właściwych danym kategoriom oznaczeń (słownym, słowno-graficznym czy graficznym), a także dalszych kryteriów zależnych już od konkretnych treści tej kategorii oznaczenia. W kryteriach tych niejednokrotnie dochodzi do sprzeczności, co rodzi pytania związane z systemową spójnością omawianego pojęcia.

Opisowość oznaczenia ma charakter otwarty, może więc dotyczyć szerokiego spektrum cech i właściwości towarów/usług. Opisowość oznaczenia zależy od jego relacji z daną kategorią towarów i usług. Oznaczenie opisowe dla jednej kategorii może być fantazyjne dla innych. W zależności od badanego towaru/usługi zmianie ulec może również konkretyzacja opisowości w postaci wskazywanej cechy. Oznaczenie wskazujące na jedną cechę dla pewnej kategorii towarów wskazywać może inną cechę innych kategorii towarów. Zakres opisowości na poziomie konkretnym jest też zmienny i zależny od wskazywanej cechy, ale również od treści oznaczenia. Może ona bowiem mieć różne znaczenie dla towaru/usługi, a przez to być gorzej lub lepiej postrzegana przez odbiorców, co wpłynąć może na ocenę realizacji kryterium bezpośredniości opisowości. Nawet jednak stwierdzona opisowość oznaczenia może mieć różną siłę, która stanowi w pewnym sensie odbicie mocy znaku – jego zdolności odróżniającej. Może więc być ona „silna”, co ma zazwyczaj miejsce w odniesieniu do słownych wyrażeń słownikowych odnoszących się do rodzaju towaru/usługi, a może mieć charakter opisowości słabej na granicy aluzyjności przy odniesieniu mniej konkretnym lub dotyczącym mniej konkretnej cechy towaru/usługi. Zakres przeszkody opisowości rozpatrywać można też w relacji do danej kategorii oznaczenia i jego możliwości komunikacyjnych, czyli zdolności do przekazania informacji o cechach towarów/usług. Opisowość może być najszerzej realizowana w przypadku znaku słownego, który jest w stanie przekazać informację o każdej cesze towaru/usługi. Można stwierdzić, że im bardziej oznaczenie oddala się od komunikacyjnej (językowo) treści – a więc im większą zyskuje formę, tym węższy jest zakres cech, jakie może przekazać. Zakres opisowości jest stosunkowo łatwy do określenia w przypadku znaków konwencjonalnych i najczęściej występujących w praktyce – słownych czy słowno-graficznych. W przypadku znaków niekonwencjonalnych tematyka ta staje się problematyczna, o czym przekonuje choćby dyskusja w doktrynie odnośnie do zakresu opisowości znaku przestrzennego. Brak jest bowiem jasności, w czym przejawia się jego opisowość. Wydaje się też, że w wielu przypadkach łatwiejsze dla organów rejestrowych jest stwierdzenie niedystynktywności oznaczenia niż wykazywanie kryteriów występowania opisowości. Szczególnie w orzecznictwie unijnym zauważalna jest tendencja do wyboru tej prostszej do uzasadnienia przeszkody, co w pewnym sensie uzasadnia nakładanie się na siebie zakresów przeszkód. Powoduje to jednak, że opisowość wielu, szczególnie niekonwencjonalnych znaków pozostaje kwestią teoretyczną.

Opisowość oznaczenia jako przeszkoda w uzyskaniu prawa do znaku towarowego ma charakter usuwalny i może być przezwyciężona za pomocą wykazania tzw. wtórnej zdolności odróżniającej. Jeżeli zgłaszający (lub w sprawie unieważnieniowej – uprawniony) wykaże, że zdołał wytworzyć określony poziom asocjacji w stosunku do oznaczenia, możliwe jest uzyskanie prawa czy też jego obrona przed unieważnieniem. Potrzeba wykazania owej zdolności może powstać w momencie zgłoszenia znaku do ochrony, ale również po uzyskaniu rejestracji i wszczęciu procedury unieważnieniowej – w momencie złożenia wniosku o unieważnienie. Uzyskanie rejestracji znaku opisowego (prawidłowe czy błędne) nie oznacza bowiem, że znak ten nie będzie mógł być przedmiotem ponownej analizy. W postępowaniu unieważnieniowym ponownie bada się podstawy uzyskania prawa, przy czym wnioskodawca zobowiązany jest do wykazania opisowości na moment zgłoszenia, zaś uprawniony może bronić się wykazaniem wtórnej zdolności odróżniającej na późniejszy moment – złożenia wniosku o unieważnienie.

Niniejsza publikacja opiera się na analizie odnośnych przepisów prawa krajowego i unijnego oraz stosunkowo nielicznych wypowiedziach doktryny krajowej i zagranicznej. W istocie ogromna część pracy została oparta na poglądach wyrażonych w orzecznictwie sądów krajowych (WSA w Warszawie, NSA), unijnych (aktualnie Sądu Unii Europejskiej oraz Trybunału Sprawiedliwości), jak również Urzędu Patentowego oraz EUIPO. Sposób rozumienia pojęcia opisowości oznaczenia ukształtowany został bowiem w znacznej mierze przez wypracowane w orzecznictwie tych sądów i organów kryteria. Zostały one zebrane, uporządkowane i poddane systemowej ocenie. Praca zawiera szereg propozycji rozwiązań dotyczących rozumienia czy doprecyzowania stosowanych pojęć i kryteriów. Ich uwzględnienie w praktyce decyzyjnej organów miałoby duże znaczenie dla uspójnienia orzecznictwa z badanej materii.